《专利法》第六十六条第一款规定:
“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。
以上法律规定可以这样解读,在涉及新产品制造方法的发明专利的侵权纠纷中,原告需要证明两点:一是纠纷涉及的是“新产品”,二是制造的是“同样产品”。原告证明了这两点后,举证责任倒置,被告承担证明其制造方法不同的举证责任。
在“左旋氨氯地平” 案中,一审二审法院均认为,该案中被诉侵权人应当承担证明其制造方法不同的举证责任。在被诉侵权人未能证明的情况下,一审二审法院均判决侵权成立。在再审中,最高人民法院认为,在涉案专利的申请日之前,被诉产品涉及到的中间产物并未为国内外公众所知悉,可以认定依照涉案专利方法直接获得的产品是新产品,涉案专利属于新产品制造方法专利。但要由被诉侵权人中奇公司、华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任,还须由权利人张某某证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。张某某提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品,本案不应由被诉侵权人华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。综合全案证据,最高人民法院认定侵权主张缺乏事实依据,再审撤销了一审、二审判决,驳回了原告的诉讼请求[3]。
在“拼装式联络通道结构及其施工方法”案中,一审原告宁波某科技公司认为,根据上述法律规定,该案件适用举证责任倒置。而一审法院认为,适用举证责任倒置的前提在于宁波某科技公司需提交证据证明涉案专利产品属于新产品。在案件审理中,原告宁波某科技公司并未提供充分证据证明涉案专利产品系新产品,宁波某科技公司应承担举证不能的后果。在二审中,最高人民法院进一步查明,联络通道本身并非新产品,而宁波某科技公司提出的其他证据,均不足以证明涉案专利涉及的拼装式联络通道结构属于新产品。因此,最高人民法院维持了一审判决[4]。
以上案例可以看出,涉及新产品制造方法的发明专利的侵权纠纷中,举证责任分配往往是案件的胜负手。其关键在于原告需要证明被诉产品是新产品,并且该产品与方法专利直接得到的产品相同。如果原告能够证明以上两点,则根据《专利法》的明确规定,发生举证责任倒置,被告需要自证清白,否则承担举证不能的不利后果。而如果原告不能证明以上两点,则不能发生举证责任倒置,原告仍然承担证明侵权事实存在的举证责任,如果原告的举证不能达到证明标准,则原告需要承担举证不能的不利后果。